La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió parcialmente la demanda por incumplimiento de contrato de licencia de uso de la marca comercial de guitarras Tizona y que ordenó a la parte demandada el pago de la suma de $3.900.000 por concepto del royalty mensual adeudado.

En fallo unánime (causa rol 12.743-2019), la Decimotercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Carolina Vásquez, el ministro Patricio Martínez y la fiscal judicial Carla Troncoso– ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada.

“Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el 15°Juzgado Civil de Santiago”, consigna el fallo.

La resolución de primera instancia ratificada concluyó: “Que, de acuerdo a lo establecido en el fundamento precedente se verifica en la especie el primero de los presupuestos de la responsabilidad alegada”.
La resolución de base agregó que: “Sin perjuicio de lo anterior, es preciso subrayar que la demandante yerra en la calificación jurídica de la obligación principal del contrato invocado, puesto que es patente que la obligación de pagar una regalía mensual por parte de la demandada constituye esencialmente una obligación de dar; y que el uso indebido de la marca Tizona por parte de la demandada una vez expirado el contrato, constituye una infracción a las leyes reguladoras de la propiedad industrial que realiza un tercero extraño a dicha marca”.

“A mayor abundamiento, la cláusula sexta del contrato sub judice expresa que una vez terminado el contrato de referencia ‘la licenciataria se obliga desde ya a abstenerse de persistir en el uso de la marca, bajo su responsabilidad legal’, de lo cual se desprende, que dicha responsabilidad no puede ser otra que aquella instituida respecto a la infracción de las normas protectoras de la propiedad intelectual –específicamente los tipos penales y delitos civiles establecidos en la Ley N° 19.039–”, explica el fallo.

“Que, en cuanto a la imputabilidad deudor, dicho incumplimiento se presume culpable a la luz de lo que dispone el artículo 1547 del Código Civil, aplicable en sede contractual, norma que señala que ‘(…) la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega (…)’. En definitiva, es la propia ley la que presume que el incumplimiento se provocó porque no se empleó el nivel o grado de cuidado al que estaba obligado el deudor”, añade.

“Que, en cuanto a la existencia de los daños reclamados, la actora ha requerido el siguiente detalle: a) el royalty adeudado, b) las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción a Ley de propiedad industrial y c) $50.000.000 a título de daño moral”, detalla la resolución.

Para el tribunal de base: “Respecto del royalty adeudado, es patente que este constituye la prestación que se debe, es decir, el valor intrínseco de la obligación contraída que no fue satisfecha, lo cual de acuerdo al principio de reparación integral que gobierna la indemnización de perjuicios que en este caso deriva de un incumplimiento contractual, deberá ser compensada en un orden de $3.900.000, que equivalen a 13 mensualidades de royalty adeudadas por la demandada”.

En cambio, sostiene: “Que, respecto de la indemnización solicitada producto de la infracción a la Ley N° 19.039 –lo cual se ha acreditado en el fundamento décimo que antecede–, el artículo 108 de la señalada ley sostiene que ‘la indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas: a) las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

“En este proceso –ahonda–, el actor ha solicitado ser indemnizado de acuerdo al monto que pueda desprenderse de la letra b) del artículo citado, es decir, para establecer la cuantía de su indemnización debió haber probado las utilidades que haya obtenido la demandada como consecuencia del uso ilegal de la marca Tizona, lo cual, de la atenta lectura de la prueba rendida en autos no se ha podido fijar, ni tampoco la actora ha ilustrado formula alguna para llegar a dicho concepto, por lo cual se desestimará en este punto”.

“Luego, bajo el mismo razonamiento anterior, la petición de indemnización del daño moral que imputa al incumplimiento no podrá prosperar debido a la insuficiencia probatoria anotada”, concluye.