La Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo y, en sentencia de reemplazo, el registro de marca de suplemento alimenticio solicitado por la elaboradora de soluciones nutricionales y nutrición deportiva Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited.

En fallo unánime (causa rol 135.345-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Mario Carroza, la ministra María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– estableció error al considerar concurrente la irregistrabilidad de los productos solicitados por eventual confusión de los consumidores con registro preexistente.

“Que, debe destacarse que el caso sub lite, la oposición a la solicitud de registro proviene únicamente de las observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, al presentar igualdad o semejanza gráfica o fonética, que se presta para inducir a error o engaño con la marca BSN Medical en solo una de las categorías pretendidas, la clase 5, invocando la irregistrabilidad de las causales del artículo 19 y 20 letras f) y h). De lo anterior, se sigue que es la inducción a error o engaño la circunstancia que se erige como basamento de la decisión reclamada”, plantea el fallo.

“Sobre tal cuestión, debe indicarse que el análisis efectuado por los jueces del fondo se restringió al elemento denominativo común ‘BSN’, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado y su configuración gráfica, lo que permite en su conjunto, una adecuada distinción de ambas marcas”, añade.

“Luego –prosigue–, sobre su posicionamiento comercial, distinta finalidad y destinatario de los productos, debe relevarse que la marca utilizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como sustento de sus observaciones, no formuló ningún tipo de oposición a la solicitud del registro pretendido, lo que ya es indicativo de una suficiente distinción de las marcas involucradas”.

La resolución agrega que: “Sin perjuicio de lo anterior, que podría ser comprendido como una simple interpretación de una abstención a una oposición, debe destacarse que se incorporó en el expediente un acuerdo de coexistencia celebrado entre la solicitante y el titular de los registros fundantes del rechazo, mediante el cual, este último declaró expresamente que el registro y uso de la marca ‘B S N’ no le genera perjuicio ni afecta sus derechos, atendida la diferente naturaleza de los productos y mercados respectivos, en tanto, el solicitante se refiere a suplementos alimenticios destinados a atletas o aficionados de la halterofilia y fisicoculturismo, mientras que la marca invocada en la observación del fondo, se refiere a productos médicos relaciones a la terapia de compresión, el cuidado de heridas y ortopedia”.

“Dicho acuerdo no fue controvertido por ninguna de las partes, constituyendo un antecedente probatorio relevante que da cuenta de la percepción del propio titular del registro previo, respecto de la inexistencia del riesgo de confusión alegado”, releva el dictamen.

Asimismo, el fallo consigna que: “Luego, dicha percepción traducida en el acuerdo referido ha tenido su sustento en la coexistencia efectiva y por un tiempo prolongado de ambas marcas con usuarios en diversos países, incluso para productos de la clase 5, sin que ello haya motivado una modificación a dicho acuerdo, lo que da cuenta de una coexistencia pacífica en el mercado, lo que ha sido permitido con base a una efectiva diferenciación entre ambas marcas”.

Para el máximo tribunal: “(…) pese a lo anterior, los sentenciadores no realizaron una ponderación efectiva de dicho antecedente y de su sustrato empírico, limitándose a referir su preocupación por los consumidores de manera abstracta, omitiendo toda referencia a su contenido, alcance o valor probatorio, lo que implica una infracción directa al artículo 16 de la Ley N°19.039, que impone a los jueces el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.

“Tal omisión impide reconstruir el razonamiento lógico seguido para afirmar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas, privando al fallo de la debida fundamentación racional exigible, lo que impide el efectivo control de la decisión”, acota.

“Que los errores de derecho señalados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron al rechazo del registro solicitado en la clase 5, en base a una inconcurrente configuración de las causales de irregistrabilidad de los literales f) y h) del artículo 20 la Ley N°19.039, por cuanto no se configura un riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos que se pretende distinguir”, concluye el fallo de casación sustancial.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se revoca la sentencia en alzada de seis de diciembre de dos mil veinte, en cuanto por ella se resolvió rechazar el registro de la marca mixta ‘B S N’ pedida para identificar productos de la clase 5 y, en su lugar, se decide que se otorga el registro del signo mencionado precedentemente, con protección al conjunto, para la clase 5, confirmándose la sentencia en todo lo demás”.