La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, presentado por la operadora de la plataforma MercadoLibre Chile Limitada y, en sentencia de reemplazo, rechazó el registro de marca por riesgo de confusión con signo ya registrado por la oponente.
En fallo unánime (causa rol 92.096-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Jorge Zepeda y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– estableció que, en la especie además de la existencia manifiesta de similitudes gráficas y fonéticas entre la marcas en conflicto, “resulta evidente que la conducta de la solicitante constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil, toda vez que no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino que ante una imitación por parte del solicitante de una seña ajena”.
“Que para resolver el asunto controvertido es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 20 literales f) y h) de la Ley N°19.039, las que señalan que no podrán registrarse como marcas:
‘Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos’ (letra f).
‘Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas’ (letra h inciso 1°)”, consigna el fallo.
La resolución agrega: “Que, sobre el particular, cabe señalar que en un proceso de oposición de marcas como el que atañe a estos autos debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por una parte, deben evaluarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que esta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal”.
“De otro lado –prosigue– se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria, que trae como consecuencia negar amparo al signo pedido. Esto último debe justificarse suficientemente acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas”.
“Que, concretando estos conceptos al caso en estudio, debe considerarse que las diferencias mínimas no son suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún si existe relación de cobertura, siendo uno de los elementos para determinar la existencia de la confusión gráfica, la similitud de los signos, pues esta determina, generalmente, la apreciación usual de ellos y por lo tanto, mientras más parecidos sean, más probabilidad existe de que el público pueda verse inducido a confusión respecto al origen empresarial”, añade el fallo.
Para la Corte Suprema: “(…) en la especie, la única diversidad que presenta la marca pedida con aquella previamente registrada consiste en sustituir, la palabra ‘ENVIO O LIBRE’ por ‘RAPID’, lo cual genera un claro peligro de confusión, ya que no solo estamos frente a señas cuasi idénticas, que se distinguen únicamente en aspectos menores, y entonces quedan al límite de la identidad, sino que también aparecen afectas a un absoluto conflicto de coberturas, porque ambas individualizan mercancías y servicios de la clase 35. Así, la disparidad de una palabra entre la figura impetrada y la registrada o solicitada con antelación no genera un signo distintivo, puesto que la similitud gráfica y fonética deriva en una cuasi identidad, lo que hace presumible el peligro de error o confusión”.
“Que, conforme lo antes razonado, se configura en la especie la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, a saber, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicando entonces el tribunal a quo dicho precepto en un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente”, releva.
“Que, en atención a lo razonado, es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto”, concluye el fallo de casación sustancial.
Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se revoca la sentencia apelada de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA y en su lugar se decide que esta queda acogida en todas sus partes, rechazándose en definitiva el registro de la marca mixta MR MERCADORAPID para distinguir, en clase 35, los servicios singularizados en la solicitud N°1373379”.
