La Corte Suprema revocó la sentencia en alzada y otorgó el registro total de la marca “CNA” solicitada por centro de logística aeroportuario, al considerar que puede coexistir con el signo registrado por oponente al tener coberturas diversas: servicios y productos, respectivamente.

En fallo unánime (causa rol 52.905-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Jorge Zepeda y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– estableció error de derecho en la sentencia impugnada, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el dictamen del director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que acogió parcialmente la demanda de oposición al registro solicitado por el Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA.

“Que resulta evidente que entre el registro pedido por el solicitante y los registros del oponente existe una diferencia esencial, pues el primero solicita el registro de servicios, mientras que el segundo se opone en base a dos registros de productos, lo que desde ya dificulta considerar que estamos ante una identidad o similitud, pues no solo se trata de clases diferentes, sino que, en un caso se trata de bienes físicos y tangibles y en el otro de acciones o actividades que se ponen al servicio de los consumidores”, plantea el fallo.

“Que, en vista de lo anterior, el análisis se limita a establecer si estamos en presencia de clases relacionadas, que es lo que concluyó el tribunal para rechazar parte de la solicitud del Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA, decisión de la cual se recurre”, añade.

La resolución agrega que: “Respecto del tal punto, el tribunal estimó que, si bien, las coberturas no eran plenamente idénticas, los servicios logísticos pedidos en la Clase 39 requieren para su ejecución ‘insumos o materia prima’ consistentes en artículos o mercaderías que serán trasladados y resguardados y que entre otros, dentro de esos productos se pueden encontrar los de las Clases 1 y 5 que amparan los registros de la oponente, concluyendo la existencia de una manifiesta relación de complementariedad, lo que configura la relación de cobertura y con ello el riesgo de confusión”.

Para la Sala Penal: “(…) no cabe duda de que el fallo impugnado, al acoger en parte la oposición al registro de la marca pedida, incurrió en un error de derecho al concluir la existencia de una relación de cobertura entre los servicios cuyo registro se solicita y los productos registrados por el oponente”.

“Dicho error, dice relación con la aplicación del artículo 23 y la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, pues según ambas normas, para que se configure una relación de cobertura debemos estar ante productos o servicios idénticos o similares de la misma clase o clases relacionadas, lo que no podrá acontecer cuando estamos en presencia de registros que amparan, por un lado, productos y por otros servicios, como acontece en este caso. Por otra parte, tampoco es posible hablar de una relación de cobertura, pues el listado de servicios que se encuentran incluidos en la clase 39, se encuentran tan relacionados con los productos del oponente como con cualquier otro producto que pueda almacenarse, repartirse, empaquetarse, depositarse, transportarse, envasarse, etc. Es decir, el catálogo de servicios que se encuentra incluido dentro del registro solicitado es de una amplitud tal que puede ser utilizado para el almacenamiento o distribución de una amplia clase de bienes, lo que permite descartar que pueda existir la relación de cobertura en la que fundó el rechazo de parte de la solicitud de registro efectuada por el recurrente Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA”, aclara la resolución.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, establecido el error de derecho en que incurrió el fallo recurrido, conviene precisar el estándar conforme al cual debe evaluarse la registrabilidad de la marca solicitada”.

“Para determinar si un signo incurre en alguna causal de irregistrabilidad, este debe ser analizado en su conjunto y no a partir de sus componentes aislados”, releva.

“Ello implica que, aun cuando un elemento de la marca –en este caso, la sigla ‘CNA’– sea compartido con un signo previamente registrado, la procedencia o improcedencia del registro no puede resolverse atendiendo únicamente a ese elemento, sino que debe considerarse la totalidad del signo en el contexto de los productos o servicios para los cuales se solicita protección”, acota.

“Bajo ese prisma –ahonda–, yerra el fallo recurrido al construir una relación de complementariedad entre las coberturas sobre la base de un razonamiento que prescinde del principio de especialidad: concluir que los servicios logísticos de la Clase 39 guardan relación con los productos de las Clases 1 y 5 por el solo hecho de que esos productos podrían eventualmente ser objeto de tales servicios, equivale a sostener que cualquier servicio de transporte, almacenaje o distribución es incompatible con cualquier registro de productos, lo que vaciaría de contenido el artículo 23 de la Ley N°19.039 y haría nugatorio el principio de especialidad marcaria”.

“En consecuencia, al no configurarse la relación de cobertura exigida por el artículo 20 letra h) de la Ley N°19.039, ni la causal de la letra f) del mismo artículo –toda vez que la ausencia de relación entre coberturas descarta por sí sola el riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios–, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia en alzada de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, solo en cuanto acogió parcialmente la demanda de oposición y rechazó la marca pedida para distinguir acondicionamiento de productos; almacenamiento y reparto de productos; descarga de mercancías; distribución de paquetes; embalaje y depósito de mercancías; empaquetado de mercancías; envío de mercancías; estiba; manipulación de cargas; reparto y almacenamiento de productos y servicios de almacenaje; servicios de carga aérea; servicios de carga de mercancías; servicios de copaletización [logística de servicio de almacenamiento] de productos; servicios de depósito; servicios de envasado de mercancías; servicios de flete y transporte de mercancías; servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos; servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; servicios de transporte aéreo; servicios de carga; transportación aérea, transporte; transporte de mercancías por vía aérea; transporte y almacenamiento de productos; transportes aéreos y almacenamiento de mercancías, todos referidos a productos de las clases 1 y 5 y, en su lugar, se decide que se otorga el registro de la marca mencionada precedentemente, con protección al conjunto”.