La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo impetrado y, en sentencia de reemplazo, rechazó la solicitud de registro de marca de fármaco “Traumed” por similitud con signo medicamento homeopático “Traumeel” ya registrado por la oponente, lo que puede provocar confusión o inducir a error a los consumidores.

En fallo unánime (causa rol 47.234-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Jorge Zepeda y la abogada (i) Pía Tavolari– revocó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que desestimó la oposición presentada por la compañía Biologische Heilmittel Heel GmbH.

“Que, entre las disposiciones invocadas por la oponente y respecto de las cuales se reclama, su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término ‘confusión’ o ‘peligro de confusión’”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos ‘que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos’”.

“La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado”, aclara el fallo.

“Que concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta con la pronunciación en el idioma alemán del signo de la oponente, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger”, releva.

Para la Sala Penal: “El solo cambio de algunas letras no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin de la marca se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico”.

“Sin embargo –ahonda–, al analizar las coberturas que cada marca ampara, se consolida la equivalencia, dados los productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación con el origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado”.

“Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro invocados por la recurrente del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente”, afirma la sentencia.

“Que, en atención a lo razonado resulta innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial esgrimido, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de Biologische Heilmittel HEEL GMBH, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta queda acogida, rechazándose en definitiva el registro de la marca denominativa ‘TRAUMED’, para distinguir, en clases 10 y 44, los productos singularizados por don Camilo Andrés Rojas Espinoza, en la solicitud N°1.349.459, de 18 de febrero de 2020”.