La Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo y, en sentencia de reemplazo, dio lugar a la oposición interpuesta por la compañía The Polo/Lauren Company LP y rechazó el registro de la marca mixta de ropa “The King’s Polo Club”, presentada por la sociedad Comercializadora SA (Hites).

En fallo unánime (causa rol 138.503-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– revocó la sentencia apelada, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas regulan la irregistrabilidad de marcas que inducen a confusión o error a los consumidores.

“Que, entre las disposiciones invocadas por la oponente y respecto de las cuales se reclama su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término ‘confusión’ o ‘peligro de confusión’”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos ‘que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos’”.

“La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir, con respecto a otros signos, consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado”, añade.

“Que, concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por el jinete, el caballo, la chueca o taco y su disposición en el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger”, releva el fallo.

Para la Sala Penal: “La sola adición de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico”.

“Sin embargo –continúa–, al analizar las coberturas que cada seña ampara, se consolida la equivalencia, dada la identidad de clase y productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación con el origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado”.

“Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro invocados por la recurrente del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente. Asimismo, resulta ser un hecho público y notorio la fama de la marca oponente en el extranjero, configurándose entonces la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra g), inciso primero del citado artículo”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de The Polo/Lauren Company L.P., fundada en las letras f), g) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta queda acogida, rechazándose en definitiva el registro de la marca mixta ‘The King's Polo Club’, para distinguir, en clase 25, los productos singularizados por Comercializadora S.A., en la solicitud N°1.297.434, de 14 de agosto de 2018”.