La Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo y, en sentencia de reemplazo, dio lugar a la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca “Said”, asociada a grupo económico homónimo.

En fallo unánime (causa rol 76.814-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Roberto Contreras, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– estableció error en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirma la resolución de base que rechazó la oposición y acogió el registro de la marca.

“Que, el fallo de primer grado, que el de alzada confirma, como se indicó, en el motivo 20° señala que ‘si bien el actor acompañó impresiones obtenidas de publicaciones en distintos medios de comunicación nacional respecto de las actividades económicas del GRUPO SAID, estos antecedentes resultan ser insuficientes para que este Instituto tenga por acreditado que el demandado solicitó la marca impugnada SAID vulnerándolos principios de competencia leal y ética mercantil’, es decir, la sentencia no desconoce el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, ahora bien, no siendo controvertido que el GRUPO SAID se trata de un ‘grupo económico’, esto es, un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, necesariamente aceptar el registro de la marca SAID para el solicitante se prestará para inducir a error o engaño a los consumidores de los servicios que serán comprendidos por esta marca, al entenderse que provienen de una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico, aun cuando el registro pedido no incluya la palabra ‘GRUPO’, pues lo determinante para el cotejo, desde luego, viene dado por el apellido en cuestión”.

“A mayor abundamiento –continúa–, la misma circunstancia anterior, esto es, que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los servicios que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que este constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular”.

“Por las razones expuestas, entonces, se ha cometido error de derecho en el fallo por falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial”, añade.

“Que, en lo referido a la falta de aplicación de la causal de la letra c) del artículo 20 de la Ley N°19.039, también alegada en el recurso, por aquella se prohíbe el registro de ‘El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor./ Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h)’”, reproduce el fallo.

Para la Sala Penal: “Como se desprende del texto transcrito, este tiene una norma de cierre, por la que, cualquiera sea el tipo de nombre de personas en cuestión, no podrá registrarse si ello infringe la letra f) del mismo artículo 20, como ocurre en la especie según se ha explicado en el motivo anterior, razón por la cual, la sentencia igual yerra al no dar aplicación a esta disposición”.

“Que por último –prosigue–, en lo atingente a la falta de aplicación del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial que echa en falta el impugnante, este dispone que no podrán registrarse como marcas ‘Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en estas los principios de competencia leal y ética mercantil’”.

“Al respecto, como ya se mencionó, la sentencia no desconoce el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial, lo que implica que el registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas, a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción”, sostiene el fallo.

“Que, de todo lo razonado se concluye que la sentencia revisada ha incurrido en un error de derecho por falta de aplicación al caso sub lite de las causales de irregistrabilidad de las letras c), f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto importó rechazar la oposición de quien ahora recurre y, en definitiva, aceptar el registro pedido, lo que deberá ser subsanado anulando el fallo en estudio y dictando el correspondiente de reemplazo conforme a derecho”, concluye el fallo de casación sustancial.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se revoca la sentencia apelada de ocho de agosto de dos mil diecinueve, escrita a fojas 153 y, en su lugar, se acoge la oposición deducida por Salvador Said Somavía y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado por Jorge Said Yarur de la marca SAID, denominativa, clase 35”.