El Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda por uso no autorizado de una marca registrada asociada a un establecimiento educacional.

En la sentencia (rol 1.992-2024), la jueza Susana Ortiz Valenzuela consideró que se cumplen con los requisitos para acceder a la acción.

“Que, de este modo, a efectos de que sea procedente la acción se debe en un primer momento fijar la existencia de un derecho intelectual o de una marca comercial en favor del actor.

Al respecto, la actora acompañó en tanto prueba instrumental los certificados de registro 1385078 N°1484220, 1390026 N°1484222 y 1314031 N°1289451 emitidos por el INAPI, los que no fueron objetados por causa legal por el demandado. Así, se deben valorar como instrumentos públicos, al tenor de lo fijado en los artículos 342 del Código Ejecutivo, en relación con los artículos 1700 y 1706 del Código Civil.

En relación con la primera ella toma el signo “Cambridge College” que distingue a productos y servicios de clase 25 -referente a artículos de vestimenta- con vigencia hasta el 28 de diciembre de dos mil treinta y dos.

Sobre la segunda toma el signo “Cambridge College” que distingue a productos y servicios de clase 35 – referente a la administración de negocios relacionados con establecimientos educacionales, promoción de ventas para terceros, servicios de abastecimiento para terceros entre otros- con vigencia hasta el 6 de marzo de dos mil treinta y tres.

La última toma el signo Cambridge “ College” que distingue a productos y servicios de clase 41 – que versa sobre academia, educación, enseñanza en niveles primarios y secundarios, organización de cursos, entre otros- vigente hasta el 6 de enero de dos mil treinta.

De esta forma, se acredita que el demandante, la sociedad Educacional Latorre Valenzuela Limitada posee un derecho de propiedad industrial respecto a la marca “Cambridge College” para los servicios establecidos en las clases 25, 35 y 41, referidos principalmente a la prestación de servicios educacionales”, dice el fallo.

Agrega: “Que, en cuanto al uso de la patente por la sociedad demandada, en su contestación a la acción, la demandada no contraviene el hecho de utilizar el nombre de “Colegio Cambridge Larraín” sino que apunta a que el mismo se ha utilizado con anterioridad al registro de la marca, además de existir al menos otros dos registros que utilizan la palabra Cambridge.

Además de ello, funda su contestación en la circunstancia de haberse registrado la denominación “Cambridge College” y “Colegio Superior Cambridge” ante el INAPI, en registros N°1314031 y 1271903, respectivamente.

En este sentido, debe decirse que dicha declaración corresponde a efectos procesales una confesión judicial espontánea, toda vez que implica la aceptación de hechos contrarios a su interés, como lo es el aceptar el uso de la denominación “Colegio Cambridge Larraín”.

“Que, en cuanto a haberse usado el nombre de manera previa a haberse registrado la marca no puede considerarse como una causal suficiente para entender que, a contar del registro, se permite continuar su uso sin autorización del titular.

Al respecto, dicha circunstancia podría configurar eventual oposición al registro de la marca “Cambridge College”, la cual, de conformidad a lo estudiado en considerando décimo, no fue realizada o, en su caso, fue rechazada, permitiéndose en definitiva que se inscribiera en favor del actor”, añade la sentencia.

El fallo continúa: “Que, tampoco impide el ejercicio de la acción la existencia de otros registros de marca que involucren la palabra “Cambridge” toda vez que es ajeno a la discusión de autos si respecto a ellos existió alguna autorización o si efectivamente el actor de la presente causa ha ejercicio algún tipo de acción en defensa de su marca”

La decisión tiene en consideración: “Que, por último, debe decirse que las inscripciones acompañadas por la demandada tampoco resultan relevantes para resolver la discusión de autos, toda vez que el litigio versa sobre la utilización -reconocida por la demandada- de la denominación “Colegio Cambridge Larraín”.

Así las cosas, se tiene por establecido la segunda circunstancia de procedencia de la acción, de conformidad a lo fijado en el considerando noveno de esta sentencia”.

El fallo añade: “Que, respecto al último de los elementos fijados en el considerando citado previamente, debe decirse que a efectos de que el uso de la marca comercial constituya una infracción a la Ley N°19.039, debe existir un uso que genere una confusión en quien consume el producto, siendo necesario un juicio de similitud entre ambas.

Al respecto, es efectivo lo mencionado por la demandada en cuanto el sólo uso de la palabra “Cambridge” constituya una infracción. Lo relevante corresponde a juzgar si la denominación “Colegio Cambridge Larraín” es lo suficientemente similar a “Cambridge College” como para que el mismo genere confusión entre ambas”.

“Que, sobre ello, debe decirse que a partir de la prueba instrumental aportada por la propia demandada, consistente en las diversas comunicaciones con el Ministerio de Educación, se tiene por establecido que ella presta servicios educacionales en los mismos grados consagrados en la clase 41, contenidas en el registro de la marca “Cambridge College”, afirma la decisión.

El fallo considera: “Que, luego si bien no se encuentra regulado la prueba fotográfica o copia de página web en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha entendido que se debe asimilar a aquellos que sí se encuentren reglados en nuestro Código Ejecutivo.

Por ello, y en relación con el acta de certificación notarial de página web de fecha 8 de julio de dos mil veinticuatro, debe asimilarse a los instrumentos privados, regulados en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 1702 y 1706 del Código Civil.

A partir de dicho instrumento, se puede acreditar que la contraria realiza publicidad referente a la prestación de servicios educacionales, con servicios desde prekínder a cuarto medio”.

“Que, de esta forma, se acredita que la demandada utiliza el nombre “Colegio Cambridge Larraín” en un sentido similar al contenido registrado por la marca “Cambridge College” siendo en consecuencia un uso que constituye una infracción a la Ley N°19.039”, concluye el fallo.