El Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda por competencia desleal e infracción a la ley de propiedad industrial deducida por la empresa de servicios y soluciones tecnológicas Comercial TotalPack Limitada en contra de la sociedad Panther Management SpA.

En el fallo (causa rol 3.101-2021), el juez Luis Eduardo Quezada Fonseca estableció que la demandada Panther Management SpA incurrió en actos de competencia desleal al incluir entre sus anuncios comerciales y enlaces web referencias a Comercial TotalPack Ltda, por lo que le ordenó dejar de utilizar cualquier anuncio comercial o enlace en que se refiera directa o indirectamente a la demandante.

“Que, al respecto, cabe señalar que atendido todo lo que se ha venido señalando en esta sentencia, y particularmente a lo establecido en los considerandos trigésimo cuarto y trigésimo quinto, se estima que el uso de la palabra ‘Totalpack’ en el título del anuncio de la demandada constituye una conducta que aprovecha indebidamente la reputación de la sociedad demandante y que presumiblemente puede causar el desvío de potenciales clientes de la actora hacia la sociedad demandada, puesto que participan en un mismo mercado y, por lo tanto, son competidoras entre sí, por lo que la utilización de una marca ofreciendo productos de otra evidentemente produce una confusión en los consumidores, de manera tal que no es fácil para ellos distinguir entre los servicios del propietario de la marca utilizada y aquellos provenientes de su competidor”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, se considera que la conducta en que incurrió la demandada también constituye un acto de engaño, ya que al usar el nombre de una marca que provee un servicio similar al que se está publicitando se falsea la realidad con el objeto de incitar al cliente a adquirir un determinado servicio, induciendo a error al cliente sobre la procedencia del mismo”.

Para el tribunal: “(…) en este orden de ideas, cobra relevancia la publicación referida en el numeral 17) del motivo décimo cuarto, la que sostiene que el uso de marcas ajenas como palabras clave es el tipo de conducta desleal que pretende evitar la Ley 20.169, porque más allá de las formas, el fondo de la conducta implica aprovecharse del trabajo ajeno, en menoscabo del tercero y sin que exista un vínculo comercial que lo justifique, agregando que la utilización de estas marcas como palabra clave en el contexto señalado implica un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”.

“Por otra parte –continúa–, sostiene que, además, existirá confusión en el caso de utilizar el signo como palabra clave y simultáneamente como encabezado o título del anuncio. Dicha situación favorece la confusión, por cuanto al utilizar la marca visualmente, el usuario realmente cree que ingresa al sitio web del respectivo titular, cuando en realidad dicha situación no es efectiva. Por otro lado, redirigir a un usuario al sitio web propio por medio de un signo distintivo o marca ajena, perteneciente a un competidor, implica necesariamente que se está utilizando la reputación de un tercero como lo exige nuestra Ley de Competencia Desleal”.

“En este sentido concluye que cualquier anuncio publicitario que use una marca o signo distintivo ajeno como palabra clave para desplegarse, y simultáneamente utilice el término respectivo como parte del contenido del anuncio, tendrá el mérito suficiente para confundir al usuario. Es innegable que la utilización visible de la marca hará creer a la mayoría de los consumidores que es el titular legítimo quien dispone de ella en internet, aunque dicha usanza no haya sido efectuada por el propietario respectivo”, releva el fallo.

“Que, en virtud de lo razonado y relacionado, es posible concluir que el uso de la marca de propiedad de la actora por parte de la empresa demandada constituye una hipótesis de competencia desleal que encuadra no solo en la causal genérica del artículo 3 de la Ley 20.169, sino que configura también las conductas contempladas en los literales a) y b) del artículo 4 de la referida ley”, afirma.

“En consecuencia, verificándose en autos los supuestos legales constitutivos de competencia desleal, se procederá acoger la demanda declarativa de infracción a Ley 20.169 en los términos que se indicarán, en definitiva”, resuelve el tribunal.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, de la lectura del artículo 19 bis D de la Ley 19.039, se desprende que si bien confiere un derecho exclusivo y excluyente para el titular marcario, pudiendo este impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento utilice su marca utilice en el curso de operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos que se ha concedido el registro, para configurar la lesión del derecho de propiedad se requiere que el uso de estas por el tercero pueda inducir a error o confusión en los consumidores”.

“En este contexto –prosigue–, se estima que el uso de la palabra TotalPack por la demanda en su campaña publicitaria constituye una transgresión a las normas de propiedad industrial, por cuanto la marca comercial de propiedad de la actora aparece directamente en el título del anuncio de la marca de la demandada, lo que ciertamente produce confusión en los consumidores, tal como se explicó en los considerandos trigésimo séptimo y trigésimo octavo precedentes”.

“Así también se ha reconocido en la publicación reseñada en el considerando décimo cuarto número 17) al sostener que la utilización de marcas comerciales como palabra clave, en conjunto con la utilización de dichos términos como parte del encabezado, configuran un acto de competencia desleal y simultáneamente constituye un uso de aquellos que el titular de una marca puede prohibir”, asevera.

“Que, en consecuencia, habiéndose accedido respecto de la infracción anterior a idénticas pretensiones que las solicitadas para esta de infracción a la propiedad industrial, se acogerá igualmente esta demanda, en los términos indicados en definitiva”, concluye el fallo.

Por tanto, se resuelve:
“1.- En cuanto a la acción por infracción a la Ley de Competencia Desleal N° 20.169:
i.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
ii.- Que se acoge la demanda en cuanto se declara:
a) Que la demandada Panther Management SpA, ha incurrido en actos de competencia desleal al incluir dentro de sus anuncios comerciales y enlaces web referencias directas e indirectas a Comercial TotalPack Ltda.
b) Que la demandada Panther Management SpA, debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.
c) Que se prohíbe a la demandada la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.
d) Que la demandada deberá publicar a su costa, copia íntegra de la presenta sentencia en el diario El Mercurio de esta ciudad.
2.- En cuanto a la acción por infracción a la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039:
i.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia general del tribunal.
ii.- Que se acoge la excepción de incompetencia del tribunal para imponer las multas contempladas en el artículo 28 letra a).
iii.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la presente acción por haberse ejercido por la contraria una acción distinta por los mismos hechos.
iv.- Que se rechaza la excepción de litis pendencia.
v.- Que se acoge la demanda en cuanto se declara:
a) Que la demandada Panther Management SpA, debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.
b) Que se prohíbe a la demandada Panther Management SpA, utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.
c) Que la demandada Panther Management SpA deberá publicar a su costa, copia íntegra de la presenta sentencia en el diario El Mercurio de esta ciudad.
3) Que se condena en costas a la demandada”.